法律問題：系爭發明專利權人甲授權乙實施專利，渠等依據專利授權契約之規定，甲
有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙
依據銷售之物品數量，有按件給付權利金予甲之義務。嗣後系爭專利經第
三人提起舉發，經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）審定結果，認為爭
專利不具進步性要件，作成審定書撤銷系爭專利確定在案。試問甲於系爭
專利撤銷確定前，收受乙所交付之授權金，是否成立不當得利？
討論意見：甲說：成立不當得利。
理由：無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有
法律之原因，而其後已不存在者，亦同（民法第 179 條）。系爭
專利經第三人向智慧財產局舉發，智慧財產局審定結果，認系爭專
利不具進步性，並作成專利舉發成立之行政處分，撤銷系爭專利確
定在案。因專利授權契約係以專利權有效為前提，系爭專利業經舉
發撤銷而自始無效，故渠等間之授權契約，自應失效。職是，系爭
專利權人甲於專利撤銷確定前，自被授權人乙處取得之授權金，依
據民法第 179 條後段規定，可認甲可收取授權金之法律上原因，
嗣後已不存在，致乙受有損害，且甲所受利益與乙所受損害間，兩
者具有直接因果關係，乙自得請求甲返還不當得利。
乙說：不成立不當得利。
理由：（一）授權與讓與性質不同
所謂專利授權者，係指授權人將專利權全部或一部授權被授
權人，被授權人於被授權之範圍內，享有關於該被授權範圍
內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相同，因被
授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利
之權利。是專利授權人之主要義務在於專利授權期間，使被
授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利
權予被授權人之義務，倘被授權人於授權期間，授權人本於
專利授權契約之本旨，使被授權人得依約實施專利權，縱使
專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而無法繼
續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，在
專利權未經撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被
授權人於其實施專利權期間，自應依約給付授權金。
（二）專利授權契約為雙務有償契約
甲依據專利授權契約有將系爭專利授權予乙實施之義務，作
為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有
按件給付權利金予甲之義務，是給付權利金與系爭專利權之
授予，兩者有對價關係，系爭專利授權契約為雙務有償契約
。而發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，固視為自始
即不存在（專利法第 73 條第 2 項）。然反面解釋，發明
專利雖有應撤銷之事由，惟發明專利權未經撤銷確定前，其
權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效。職是，發明專利權
未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產
品，並取得營業利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專
利權人返還授權金，等同無償使用專利權人所提供之技術，
則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。
（三）專利權人依據授權契約有受領授權金之權利
專利授權為雙務契約，專利之實施與授權金之給付有對價關
係，乙給付授權金與甲提供製造技術，兩者依其經濟上之交
換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專
利嗣後經撤銷確定在案，然當事人事實上均已依約履行義務
，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘乙所支付之授權金
與甲提供之技術相當，符合系爭專利授權契約之本旨，自難
謂甲受領授權金獲有不當得利。職是，甲依據系爭專利授權
契約之法律關係，收受乙因實施系爭專利所支付之授權金，
該給付有法律上之原因，而乙亦因使用甲提供之技術而獲有
利益，系爭專利雖事後遭舉發撤銷，惟不影響當事人間授權
契約之效力，且乙於交付授權金予甲時，甲係將當時有效之
專利技術及專利權授予乙使用完畢，已完成對待給付，故甲
受領授權金有法律上之原因，不成立不當得利。
初步研討結果：
乙說
大會研討結果：
多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：22 人，採甲說 0 票，採乙
說 19 票）。
相關法條：民法第 179 條；專利法第 73 條。
民法第 179 條
無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上
之原因，而其後已不存在者，亦同。
專利法第 73 條（現行條文）
發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：
一、未依法提起行政救濟者。
二、經提起行政救濟經駁回確定者。
發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。
專利法第 82 條（修正後條文尚未生效）
發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分
別為之。
發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：
一、未依法提起行政救濟者。
二、提起行政救濟經駁回確定者。
發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。
參考資料：
林洲富 2012.4.16
民事法院審理專利之有效性－以發明人請求讓與專利權及專利授權契約為論述中心
壹、前言
貳、發明人請求讓與專利權
一、專利申請權為公法上之權利
二、授予專利權決定之法律關係
三、專利權為準物權
四、權利申請變更之限制
五、民事法院認定專利有效性之效力
參、專利權授與契約
一、專利授權與專利讓與性質不同
二、有撤銷事由之專利行政處分
三、授權金之性質
四、授權契約為受領授權金之原因
肆、結論
關鍵詞：專利舉發、行政處分、對世效力、僱傭關係、雙務契約、訴訟經濟
壹、前言
智慧財產訴訟新制自 2008 年 7 月 1 日實施以後，依專利法所保護之智慧財產權
益所生之第一審民事訴訟事件，原則上由智慧財產法院法官獨任審判。第二審民事訴
訟事件由智慧財產法院合議行之（智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、智慧財產
案件審理法第 19 條第 2 項）。例外情形，係基於當事人為程序主體之地位，自可
合意普通法院為管轄法院，由渠等所合意之法院為管轄法院（民事訴訟法第 24 條、
第 25 條）。故智慧財產民事訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他法院就實質上
應屬智慧財產民事事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判（智
慧財產案件審理細則第 9 條）。職是，智慧財產法院對於專利民事事件僅有優先管
轄權（智慧財產法院組織法第 3 條第 3 款、智慧財產案件審理法第 31 條第 1
項），並非專屬管轄權（註一）。
專利權為準物權之私權，故當事人爭執專利權之有效性，得由民事法院在民事訴訟程
序中予以判斷。參諸智慧財產法院或普通法院專司審理專利權所生爭議之民事法官，
通常具備判斷專利權有效性之專業能力，就其終結訴訟所應認定之專利權有效性爭點
，自不待行政爭訟之結果，可自行判斷之，以期紛爭解決一回性，迅速實現訴訟當事
人之權利保護（註二）。準此，當事人一造於民事訴訟事件主張取得專利權之對造應
讓與專利權；或原告依據當事人間有專利授權契約之法律關係，請求被告給付授權金
時，他造或被告主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，民事法院應就其主張或抗辯有
無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法或專利法有關停止訴訟程序之規定
（智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項）。民事法院應探究系爭專利是否合法有效
（註三），因專利是否符合專利要件，係原告請求被告移轉專利權或給付授權金之前
提要件。故本文首先論述專利技術之發明人得否於民事訴訟事件，請求取得專利權之
非發明人移轉專利權。繼而探討當事人簽訂專利授權契約後，專利權經舉發撤銷確定
，被授權人得否主張專利權自始無效，進而依據不當得利之法律關係，請求授權人返
還已給付之授權金。最後於文末提出民事法院判斷專利有效性之爭點，應拘束專利權
人對於他案第三人行使權利，作為本文之結論。
貳、發明人請求讓與專利權
發明人為專利申請權人，依據專利法有申請專利之權利。除專利法或契約另有規定外
，第三人未經發明人同意或授權不得持該發明申請專利（專利法第 5 條）。倘第三
人無合法權限，擅自持該發明向智慧財產局申請專利，並經核准取得發明專利在案，
發明人得以利害關係人之身份，主張該專利權人非發明專利之發明人，並無專利申請
權，向智慧財產局提起舉發，請求智慧財產局應依舉發或依職權撤銷其發明專利權（
專利法第 67 條第 1 項第 3 款、第 2 項）（註四）。發明為非專利申請權人請
准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起 2 年內申請舉發，並於舉發撤銷確
定之日起 60 日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日，使
專利申請不致喪失新穎性與進步性等專利要件（專利法第 34 條第 1 項）。職是，
發明人得經專利舉發與專利申請等行政救濟程序，回復其應取得之專利權。在專利權
有關財產權爭議之民事訴訟事件，原告主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意
，持原告之發明向智慧財產局申請專利，並取得系爭專利在案，原告除已向智慧財產
局提起舉發外，並於本案訴訟依民法第 767 條之法律關係，行使物上請求權主張被
告應將系爭專利之專利權移轉予原告。審理本案訴訟之民事法院，是否得依據原告主
張之請求權基礎，命被告應將系爭專利之專利權轉讓予原告？此有關專利申請權之性
質、授予專利權之法律關係、專利權之屬性、民事法院認定專利有效性之效力及審判
權之劃分等議題，本文依序論究之。
一、專利申請權為公法上之權利
專利申請權雖為申請專利之權利，然在專利權申請經智慧財產局審查認定應授與
專利權之前，僅為取得專利權之期待權，專利法未規定侵害專利申請權者，應負
損害賠償責任。就專利法第 6 條第 2 項、第 3 項規定以觀，專利權得作為
設定質權之標的，而專利申請權則不得為質權之標的。專利申請權係依據專利法
向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申
請權人專利權，該授與專利權之決定，其雖為形成私法關係之行政處分，然專利
申請之性質屬於公法事件，倘發生爭議應循行政爭訟救濟。準此，專利申請權為
公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權
為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟。例
外情形，係當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之
歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事
爭訟程序救濟之，故當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴
（註五）。
本件原告雖主張其為系爭專利之發明人，被告未經其同意，自不得以此發明之技
術申請專利。然兩造間並無專利申請權歸屬之契約約定（專利法第 7 條第 1
項、第 2 項），故被告持系爭專利技術向智慧財產局申請發明專利，該專利申
請權為公法上之請求權，倘有爭執者，應由行政爭訟程序處理。職是，原告在本
件民事訴訟中，自不得以被告非系爭專利申請權人為事由，依據民法第 767 條
規定之物上請求權，請求被告應將系爭專利之專利權移轉予原告。
二、授予專利權決定之法律關係
按行政處分者，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而
對外直接發生法律效果之單方行政行為（行政程序法第 92 條第 1 項）。專利
權之發生為智慧財產局本於行政權作用所核准創設，是專利權之存在與否，係屬
公法上之法律關係，既無特別規定，自不得為民事訴訟之訴訟標的。蓋智慧財產
局為專司審查專利權之行政機關，基於專利法所賦予之權限，審查專利申請是否
具有取得專利之要件，係行使公權力之行為，其審查認定核准專利之決定，其為
形成私法關係之授益性行政處分，對外直接發生法律效果之單方行政行為，其屬
公法上之法律關係範疇（註六）。雖智慧財產局所為之行政處分有創設專利權之
效力，然授予專利權之行政處分，顯非私法之法律關係。
智慧財產局核准專利權或作成專利權舉發成立之行政處分，其性質為公法上之關
係，並無特別規定，得由民事法院提起給付或確認之訴，民事法院不得代替智慧
財產局行使行政權，逕自作成行政處分。原告即發明人是否可取得專利權，基於
憲法上權力分立原則，理應由智慧財產局先為第一次判斷，藉由行政之自我控制
，作為司法審查前之先行程序。準此，專利專責機關是否授予專利權與原告或被
告，其屬公法之法律關係，倘原告不服智慧財產局核准專利之處分，而爭執被告
非發明人，系爭專利有應撤銷事由時，應循行政爭訟程序解決之。民事法院所為
民事判決，實無法發生行政機關移轉、撤銷或塗銷專利權登記之效力（註七）。
三、專利權為準物權
因專利權、著作權及商標權等智慧財產權，通說稱為無體財產權或準物權，故專
利權為準物權，固自得適用民法第 765 條規定之所有權權能與同法第 767 條
規定之物上請求權。然本件原告爭執被告所有之系爭專利技術特徵與原告之發明
相同，其屬非專利申請權人取得專利之舉發事由，並非僱傭關係或委聘關係之私
法關係，僱用人得請求受僱人將其職務上之發明所取得之專利權，依據專利法第
7 條第 1 項、第 2 項之規定，移轉系爭專利移轉予僱用人；或出資人依據委
聘契約之約定，請求發明人讓與系爭專利予出資人。職是，本件當事人間並無僱
傭或委聘契約之私法關係，縱使專利權為準物權之私權，原告亦無從依據民法第
767 條之規定，提起民事給付之訴，請求被告移轉系爭專利權予原告，故原告主
張其為系爭專利之發明人，主張被告應移轉專利權，為無理由。
四、權利變更之限制
雇用人或受雇人對第 7 條及第 8 條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得
附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時
，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件（專利法第 10 條
）。準此，因僱傭關係而生專利申請權及專利權歸屬之爭執，固可先向民事法院
提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟，並於獲勝訴判決確定後，即可附具該
確定判決，向專利專責機關申請變更權利人名義。然法條僅限於受僱人職務上或
非職務上專利權之歸屬，得向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟
，不及其他專利權利歸屬爭執之類型。故非由僱傭關係而生專利申請權及專利權
歸屬之爭執，利害關係人應提起舉發，經行政爭訟程序，確認系爭專利是否有應
撤銷之事由，自不許舉發人向民事法院提起確認專利申請權及專利權歸屬之訴訟
。
五、民事法院認定專利有效性之效力
審理智慧財產訴訟之民事法院，在民事訴訟中就其專利權有無應撤銷原因之爭點
固為實質判斷，然民事法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，不得逾越
權力分立之界限，取代智慧財產局行使行政行為。故民事法院認定專利產權確有
應撤銷之原因，就該訴訟不得對他造主張權利，民事法院固得據以駁回權利人之
訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決（智慧財產案件審理法第 16 條
）。然該判決就專利權之有效性判斷，僅於該訴訟發生拘束力，專利權人之權利
尚未經智慧財產專責機關予以撤銷確定，智慧財產權人對於其他第三人之權利行
使，仍非該訴訟之判決效力所及，故民事法院認定專利有效性之效力，僅有對人
之效力，並無對世效力（註八）。
各種獨立之攻擊或防禦方法，其達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決（民
事訴訟法第 383 條第 1 項前段）。專利侵害之民事訴訟中，專利有效與否或
申請專利範圍等爭議，均為行使專利權之先決條件，故為獨立之攻擊或防禦方法
，民事法院得先為中間判決（註九）。申言之，被告於專利侵權民事訴訟中抗辯
專利權有應撤銷之原因，民事法院應探究該攻擊方法是否有理由，而不同之撤銷
原因係各自獨立之攻擊方法，法律效果均屬認定專利侵權是否成立，其為認定侵
權成立之前提要件，倘民事法院可認定有無撤銷原因時，得於終局判決前先為中
間判決，作為是否侵權之終局判決基礎。同理，當事人就解釋申請專利範圍有所
爭執，法院應先確定申請專利範圍，得於終局判決前先為中間判決，作為是否專
利權行使之範圍。職是，民事法院嗣後為終局判決時應受羈束，當事人於該審級
就經中間判決之事項，除不得再行提出攻擊或防禦方法外，亦不得獨立上訴（註
十）。因民事法院認定專利有效性之終局判決，僅有對人之效力，故該民事中間
判決對於第三人亦無拘束力（註十一）。
智慧財產之民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，
提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起
反訴者，其與智慧財產案件審理法第16條規定之意旨不符，民事法院應駁回之（
智慧財產案件審理細則第 29 條）。因專利權是否撤銷為智慧財產局之權限，其
屬公法之法律關係，當事人無請求民事法院撤銷已核准之專利權限。對專利權存
在與否之公法上之爭議，自應循行政爭訟程序解決。參諸當事人提起民事確認之
訴，必須法律關係之存在否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而
此危險得以藉確認判決除去者，始得提起確認之訴（註十二）。職是，當事人於
民事法院提起民事確認之訴，請求確認專利權法律關係存在與否之判決，欠缺即
受確認判決法律上利益，無法使智慧財產局撤銷專利權登記之效力。
六、審判權之劃分
國家對於民事訴訟與行政訴訟設有不同之裁判系統，民事法院與行政法院各具權
限，不得逾越，應相互尊重彼等職權及其裁判效力。倘訴訟事件為公法上之爭議
，即屬於行政法院之權限，僅行政法院有裁判之權。準此，專利申請權與授予專
利權之決定，均為公法上之法律關係，故原告即發明人無法依據民法第 767 條
之私法關係，請求被告即系爭專利權人移轉專利權予原告。而專利權是否有撤銷
事由，應先經舉發、訴願等行政程序為之，故系爭專利未經舉發與訴願程序，認
定是否有舉發成立事由時，民事法院無法依民事訴訟法第 31 條之 2 第 2 項
規定，將本案移送至有受理專利行政訴訟之行政法院管轄，是民事法院應適用民
事訴訟法第 249 條第 1 項第 1 款之規定，以公法關係之訴訟，非屬民事法
院之權限，自程序上以裁定駁回原告之訴。
至於訴訟事件是否屬民事訴訟之範疇，應以原告起訴主張為訴訟標的之法律關係
為斷，而非以法院調查之結果為依歸。倘民事法院調查之結果，認原告請求者不
符專利法之規定要件時，則屬其訴有無理由之問題，自與法院有無審判權有間（
註十三）。準此，原告主張其依據民法第 767 條規定，請求被告應將系爭專利
之專利權，轉讓予原告。原告起訴主張之法律關係為所有人之物上請求權，其訴
訟標的為私法之法律關係，民事法院自有審理之權限。倘民事法院調查之結果，
認定原告請求不符專利法規定之要件時，則屬其訴有無理由之問題，自與民事有
否審判權無關。
參、專利權授與契約
專利授權為技術授權之一環，因技術授權之標不以專利為限，亦得以相關之專門知識
（know-how）作為技術授權標的。意定授權依據專利權之授權有無專屬為區分，可分
專屬授權與非專屬授權，被授權人所取得之地位有強弱不同。在專利權授權契約爭議
之民事訴訟事件，專利權人甲授權乙實施專利，渠等依據專利授權契約之規定，甲有
將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與銷售產品之技術，而乙依據銷售之物
品數量，有按件給付權利金予甲之義務。嗣後系爭專利經第三人提起舉發，智慧財產
局審定結果，認為爭專利不具進步性要件，作成審定書撤銷系爭專利確定在案。被授
權人乙是否得主張系爭專利既然經撤銷確定，專利權人甲收受授權金為不當得利，應
依民法第 179 條之規定返還授權金？此涉及專利權授權之性質、有瑕疵之授予專利
之行政處分效力、專利授權契約之法律關係等議題，本文依序探討之（註十四）。
一、專利授權與專利讓與性質不同
專利申請權與專利權，均得讓與或繼承（專利法第 6 條第 1 項）。所謂專利
授權者，係指授權人將專利權全部或一部授權被授權人，被授權人於被授權之範
圍內，享有關於該被授權範圍內之專利權。準此，專利授權與專利權讓與並不相
同，因被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅有實施專利之權利，嗣
約定之授權期間屆滿，其權利即行回復之。職是，專利授權人之主要義務在於專
利授權期間，使被授權人可依據授權契約實施專利權，專利授權人無移轉專利權
予被授權人之義務，被授權人於授權期間，授權人依據專利授權契約之義務，使
被授權人取得依約實施專利權之權利。故專利授權人未必為專利權人，非專利權
人將他人專利授權第三人，渠等所成立之專利授權契約，並非無權處分，僅要非
專利權人得使被授權人實施專利權，即無不履行契約或違約之情事。
二、有撤銷事由之專利行政處分
以不能之給付為契約標的者，其契約為無效（民法第 246 條第 1 項前段）。
所謂不能之給付，係指依社會通常觀念，債務人應為之給付，自始不能依債務本
旨實現之謂（註十五）。係自始、當然、確定不發生法律上之效力，不因期間經
過或當事人承認而發生效力。而發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為
撤銷確定：（一）未依法提起行政救濟者。（二）經提起行政救濟經駁回確定者
。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在（專利法第 73
條）。因專利專責機關審查專利申請，係以提出專利申請當時之技術水平為判斷
基準，審酌該專利申請時之先前技術，是否具備核准專利之專利要件。而先前技
術則包括專利申請技術有關之任何資料，基於專利檢索與審查時間之有限，專利
審查人員無法查明當時所有之公開及公知之技術或文獻。準此，專利權之審查及
授與是否合法及適當，即有其不確定之處，故我國專利制度採公眾審查制度，以
救濟專責專利機關之審查不足。所謂撤銷專利權決定者，係指經專利專責機關授
與專利權後，嗣後發現不具備專利權之要件，而撤銷原授與專利之行政處分。故
專利有舉發撤銷事由時，倘未經舉發撤銷之，該有瑕疵之授與專利行政處分，依
然有效存在（行政程序法第 117 條本文），並非無效之行政處分（行政程序法
第 111 條）。職是，縱使專利權嗣後經舉發撤銷確定，致專利權自始不存在而
無法繼續實施專利權，然並非以自始不能之給付為契約標的者，是在專利權未經
撤銷確定前，當事人間之授權契約應屬有效，被授權人於其實施專利權期間，自
應依約給付授權金。
三、授權金之性質
專利授權金為實施他人專利權之對價，故專利授權契約有授權金之約定時，該授
權契約為雙務契約，其為雙方當事人各須負擔有對價關係之債務契約，授權人負
有提供專利技術之義務，而被授權人有給付授權金之義務，兩者有對價關係。專
利授權人因提供專利技術而取得授權金之利益，被授權人因給付授權而可實施專
利權，當事人均因各自給付而取得對價利益，故該專利授權契約亦為有償契約。
專利權人甲依據專利授權契約有將系爭專利授權予乙實施之義務，作為乙製造與
銷售產品之技術，而乙依據銷售之物品數量，有按件給付權利金予甲之義務，是
給付權利金與系爭專利權之授予，兩者有對價關係，系爭專利授權契約為雙務有
償契約。而發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，固視為自始即不存在（專
利法第 73 條第 2 項）。然反面解釋，發明專利雖有應撤銷之事由，惟發明專
利權未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀況，難以遽斷為無效。職是，發明專
利權未經撤銷確定前，被授權人已實施該專利權以製造與銷售產品，並取得營業
利益，倘事後以專利權遭撤銷為由，請求專利權人返還授權金，等同無償使用專
利權人所提供之技術，則被授權人行使權利或履行義務，不合誠信原則甚明。
四、授權契約為受領授權金之原因
有約定授權金之專利授權為雙務有償契約，專利之實施與授權金之給付間有對價
關係，被授權人乙給付授權金與專利權人甲提供專利技術，兩者依其經濟上之交
換目的，構成授權契約之整體，其不可分離。故縱使系爭專利嗣後經撤銷確定在
案，然當事人事實上均已依約履行義務，則給付與對待給付應一併觀察計算。倘
被授權人乙所支付之授權金與專利權人甲提供之專利技術相當，符合專利授權契
約之本旨，自難謂專利權人甲受領授權金獲有不當得利。職是，專利權人甲依據
專利授權契約之法律關係，收受被授權人乙因實施系爭專利所支付之授權金，該
給付有法律上之原因，而被授權人乙亦因使用專利權人甲提供之技術而獲有利益
，系爭專利雖事後遭舉發撤銷確定在案，惟不影響當事人間授權契約之效力，且
被授權人乙於交付授權金予專利權人甲時，甲係將當時有效之專利技術及專利權
授予乙使用完畢，已完成對待給付，故專利權人甲受領授權金有法律上之原因，
不成立不當得利。
肆、結論
當事人在民事法院不得對專利權有無應撤銷之爭點獨立提起訴訟，故專利權是否有效
，僅得在侵害專利訴訟中作為訴訟標的以外之重要爭點，由民事法院於判決理由中交
代，無法作為訴訟標的而取得既判力。因民事法院於侵害專利權民事訴訟事件，應自
行認定專利權有應撤銷之原因，倘業經為實質之判斷者，關於同一專利權應否撤銷之
其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯
時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟
資料及誠信原則等情形認定之（智慧財產案件審理細則第 34 條）。職是，民事法院
就專利有效之判斷，雖無既判力之效力，然有適用爭點效之問題。故民事法院對於專
利權有效性之認定，倘前後事件之兩造為同一當事人，自應受該爭點效之拘束；反之
，前後事件非同一當事人之情形，前事件就專利權有效性之認定，即不得拘束後事件
之同一當事人（註十六）。
本文認為民事法院於前案中已保障原告即專利權人之程序權，基於訴訟經濟之考量，
縱使前後案之被告非同一人，民事法院認定專利權有應撤銷之原因存在，其效力應可
擴張及於後案之被告，原告不得再對後案之被告行使其專利權。準此，專利技術之發
明人雖不得於民事訴訟事件，請求取得專利權之非發明人移轉專利權，倘該專利經認
定應撤銷時，專利權人自不得對第三人行使專利權。至於當事人簽訂專利授權契約後
，專利權經舉發撤銷確定，被授權人固不得依據不當得利之法律關係，請求授權人返
還已給付之授權金，然專利權經舉發撤銷確定後，該經撤銷之專利所屬技術，其屬公
共財，任何人均得無償實施該技術，授權人自不得再向被授權人收取之授權金，否則
為無法律上之原因，即成立不當得利。
註一：98年度智慧財產法律座談會彙編，司法院，2009 年 7 月，17 頁。智慧財
產案件審理法新制問答彙編，司法院，2008 年 6 月，15 頁。
註二：林洲富，專利法案例式，五南圖書出版股份有限公司，2011 年 9 月，3 版
1 刷，305 頁。
註三：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 34 號民事判決。
註四：林洲富，智慧財產行政程序與救濟案例式，五南圖書出版股份有限公司，2009
年初版 2
註五：最高行政法院 91 年度判字第 25 號判決。
註六：林洲富，專利法案例式，五南圖書出版股份有限公司，2011 年 9 月，3 版
1 刷，14 頁。
註七：智慧財產法院 100 年度民專訴字第 38 號民事判決。
註八：黃麟倫，專利侵權訴訟權利有效問題之處理，司法週刊，2007 年 3 月 29
日，1331 期，2 版。
註九：最高法院 27 年上字第 1045 號判例。
註十：姚瑞光，民事訴訟法論，自版，2004 年 2 月，527 頁。
註十一：林洲富撰寫，高秀真審查，智慧財產權之有效性與侵權判斷，智慧財產法院
，2011 年 11 月，35 頁。
註十二：最高法院 52 年臺上字第 1922 號判例。
註十三：最高法院 88 年度臺抗字第 168 號民事裁判。
註十四：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 191 號民事判決。
註十五：最高法院 88 年度臺上字第 2023 號民事判決。
註十六：蔡如琪，侵權訴訟中專利有效性問題之研究，法學新論，12 期，2009 年
7 月，135 頁。
提案機關：智慧財產法院
（司法院 101 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結
果 第 6 號）
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